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caducidade de marca

O que é e como acontece a caducidade de marca

Entre os termos jurídicos do processo de registro de marcas que causam mais dúvidas aos empresários está a palavra “caducidade”, que, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, pode significar “qualidade, estado ou condição de caduco” ou “idade muito avançada; velhice”.

No caso da caducidade de marca, o termo se refere a um processo de extinção da marca, previsto no artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial. Ela acontece quando fica provado que o sinal registrado não foi utilizado ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro. 

 

Como acontece a caducidade de marca 

É importante lembrar que, para que seja caracterizada a caducidade de uma marca, é necessário haver um terceiro de boa-fé interessado em obter aquela marca para si, pois o Estado não agirá por iniciativa própria. 

De acordo com o INPI, “o requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade”.

Sendo assim, o terceiro interessado que deseja explorar uma marca que não foi utilizada ou teve o seu uso interrompido por 5 anos consecutivos precisa apresentar argumentos e documentos que provem que a marca pretendida descumpriu a lei durante este período. 

Em seguida, o INPI deve analisar o caso seguindo as orientações dispostas nas seções Investigação de uso e comprovação de uso da marca e Desuso por razões legítimas, podendo ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências. 

Caso uma pessoa física ou jurídica peça a caducidade de uma marca, seu titular deve comprovar seu uso em até 60 dias, mostrando que ela foi, de fato, utilizada nos últimos 5 anos. A caducidade pode não ocorrer e se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. 

No entanto, é somente após a análise do Instituto que decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca, cabendo recurso para ambas as partes. 

 

Em quais situações a caducidade da marca procede 

A caducidade de marca é, resumidamente, um processo de extinção de marcas que, após a concessão do registro do INPI, não foram utilizadas, que caíram em desuso ou que estão sendo destinadas a um uso diferente daquele concedido. 

Por exemplo: muitos empresários registram dezenas de nomes no INPI apenas com a finalidade de impedir que a concorrência utilize marcas que possam ser fortes dentro do seu segmento, fazendo uma espécie de barreira formal. No entanto, como o objetivo não é comercializar produtos ou serviços, elas acabam caindo em desuso, ficando disponíveis para que um terceiro as registre. 

Há também aquelas marcas nas quais os sinais registrados - como nome ou logomarca - são alterados sem que isso seja notificado ao INPI. Nesses casos, também é possível entrar com um processo de caducidade, já que elas não estão sendo usadas corretamente. 

A caducidade também é um recurso muito utilizado diante de situações de uso indevido de marca, que é quando o detentor de um sinal descobre que outra empresa está utilizando um nome ou uma logo igual ou semelhante aos seus. Quando isso acontece, o titular precisa provar que aquela marca é de seu direito. 

 

Caducidade parcial e caducidade de marca coletiva 

Enquanto a caducidade total extingue por completo o registro e o direito de uso exclusivo da marca, a caducidade parcial da marca ocorre quando o titular não consegue comprovar o uso da marca em todas as especificações de produtos ou serviços descritos no certificado do INPI.

De acordo com o artigo 144 da LPI, “o uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

Sendo assim, se você registrou sua marca na classificação que designa os produtos de massas e laticínios, mas utilize a marca apenas para comercializar massas, ela pode sofrer com a caducidade parcial, já que esses produtos não guardam nenhuma relação de semelhança entre si. 

A LPI também estabelece que a marca coletiva pode ser alvo da caducidade, caso o seu registro não seja utilizado por mais de uma das pessoas autorizadas. Nessa situação, o uso da marca deverá ser comprovado pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca. 

Diante disso, para evitar que sua marca fique caduca devido a qualquer uma dessas situações, é fundamental assegurar um monitoramento integral da marca no INPI, desde os passos iniciais até depois da concessão do registro. 


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Vantagens de registrar uma marca

  • Exclusividade no uso do nome
  • Segurança jurídica
  • Proteção por 10 anos
  • Evite concorrência desleal

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